明明是我先的!先使用未註冊商標卻被告侵權時,有解嗎?

今日有數則報導傳出,知名大型連鎖書店針對與其同名之多間商家提告商標侵權。面對提告,有商家選擇正面以訴訟迎擊,有商家選擇自換招牌,以避免滋生爭端。然而,對商家而言,品牌形象往往是經年累月的積累才能建立而成,若變更名稱,將面臨重新建立口碑的難題,使許多商家在害怕侵權賠償與希望維持品牌聲譽的天秤兩端,陷入該如何權衡的掙扎。

明明是我先的!先使用未註冊商標卻被告侵權時,有解嗎? 2

我國商標權之取得採註冊保護主義,需註冊後方能取得商標權(商標法第33條第1項參照)。但實際上,有許多商家長年使用某商標,卻未曾將其註冊,若隨後有人將某商標註冊,並控告長期使用某商標之商家侵權,此時,究竟是否能成立商標侵權呢?還是這時就只能摸摸鼻子、自認倒楣而不得不變更原先使用的商標呢?

其實商家仍有繼續合法使用的空間,只要商家在他人商標申請註冊日之前,就已經先使用,並持續使用在原商品或服務上,且依商標權人之要求附加適當區別標示後,縱使該商標非由自己創造、設計,仍可以主張善意先使用,且在商標是使用在原商品或服務之情況下,即使要增設分店、變更店家位置,都是合法可行的哦!

以下舉出相關法條及實務判決見解供參考:
依據商標法第36條第1項第4款:「下列情形,不受他人商標權之效力所拘束:……四、在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之範圍為限;商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」

而智慧財產法院108年度刑智上易字第20號刑事判決認為,善意先使用之抗辯,係註冊主義之例外,在於衡平註冊保護主義及先使用人間之衝突。善意先使用人基於不知他人已申請商標註冊,於市場有持續使用之事實,縱在他人註冊取得商標權後,善意先使用人的利益,仍應受到保障。惟善意先使用人須符合下列要件:
一、使用在先的事實必須發生在他人商標申請註冊日之前。
二、繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限
三、商標權人可要求先使用人附加適當區別標示。

又,智慧財產法院104年度民著上字第12號民事判決認為,商標善意先使用者,不以行為人自行創設商標為限,亦包含行為人於他人商標註冊申請日前,並非以不正當競爭為目的而使用商標,均符合商標善意先使用之要件。

另,智慧財產法院102年度刑智上易字第53號刑事判決亦認為,所謂繼續將商標使用在原使用的商品或服務為限,指的是服務或商品的「類型」不得擴張,然而服務或商品的「產銷規模」、「地理位置」是可以擴張或變更的,也就是說,商家在使用原商品或服務的情況下,可以開設分店或變更開店位置,不會因此而有不利影響。

因上述類型之商標侵權爭議常涉及許多事實認定問題,並非只要使用未註冊之商標,或僅憑他人單方面事實評價,就會構成侵權。若遇到此類爭議時,建議尋求專業法律意見,就各方面事實做綜合判斷與策略分析,以捍衛自身品牌口碑,維護自身應有之權益!


🎵貼心小提醒:法律條文會修正,司法實務會變更見解,每個人的案件事實也不相同,因此本文僅供參考,建議民眾對於任何法律問題作出決策以前,先向律師諮詢。

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